在后商标与在先企业字号冲突的行政程序裁判规则

日期：2022-08-18

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商标行政程序中字号权相关法律规定

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字号权在商标异议、无效宣告中的裁判规则

商标法中关于申请注册商标不得侵犯在先企业名称的依据主要在第三十二条，而第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”涉及的行政程序为以相对理由发起的异议和无效宣告。

在摩知轮数据库中分别检索“不予注册复审决定书” [1] ，检索条件设置为“32”条、“字号权”、“构成”、“不予核准注册”，匹配到16份“不予注册复审决定书”，其中无一份支持在先字号权的主张。 将文书类型变更为“无效宣告请求裁定书”，关键词“全部不予注册”变更为“全部无效”，增加关键词“争议商标的注册申请侵犯了申请人的在先字号权”，匹配到26份裁定书，其中仅三份裁定书支持了在先权利人的字号权。

由此可见，在上述两种行政程序中，权利人主张字号权被支持的比例非常低。 相关文书中在先字号权未被支持的原因，主要包括以下几种类型：

1．争议商标与权利人字号有一定区别，不易使相关公众产生混淆。

首先需要注意的是，主张侵犯字号权的案件中，在先字号与争议商标的近似度审查比商标之间的近似审查标准更为严格。

通常，商标近似的判断包括商标相同或近似。 《商标审查审理指南》（以下简称《指南》）中明确了商标相同和商标近似的定义：

商标相同是指两商标在视觉效果上或者声音商标在听觉感知上完全相同或者基本无差别。 所谓基本无差别，是指两商标虽有个别次要部分不完全相同，但主要部分完全相同或者在整体上几乎没有差别，以至于在一般注意力下，相关公众或者普通消费者很难在视觉或听觉上将两者区分开来。

商标近似是指文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等商标的构成要素在发音、视觉、含义或排列顺序等方面虽有一定区别，但整体差异不大，使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。

因此，商标之间的近似判断，允许商标之间存在一定区别。 而在以相对理由发起的异议和无效宣告程序中，争议商标应与权利人主张的在先字号完全相同或基本相同。 相当一部分字号权未被支持的原因正是争议商标与权利人在先字号未构成相同或基本相同（高度近似），因而未被认定足以引起混淆误认。 商评字[2022]第0000175850号决定书中显示： “我局认为，商标与商号权利性质不同，在商业活动中发挥的作用也不同，因此，在认定争议商标是否侵犯他人在先商号权时，通常要求争议商标与他人在先商号相同或基本相同。 本案中，被异议商标文字与原异议人商号未构成相同或基本相同，关于被异议商标损害原异议人商号权的主张我局不予支持。 ”

在主张在先字号权的异议、无效宣告等行政程序中，权利人均需首先满足在先字号与争议商标完全相同或基本相同的条件。 至于“基本相同”的门槛，相对于商标近似的一般判断规则而言，仍然比较高，如“NEOME”与“NEOM”[2]、“豫粮”与“豫粮好”[3]、“ ”与“米多奇”[4]，国家知识产权局均认为不构成基 本相同，不足以引起相关公众混 淆。

2．在先字号未在争议商标指定的相同或类似商品（服务）上在先使用并具有一定影响力。

权利人主张在先字号权，需举证其字号先于争议商标使用在相同或类似商品（服务）上，并具有一定影响力。 相关案例中字号权未被支持具体表现为以下几种情形：

• “在先”使用的时间点晚于争议商标申请日。

  根据商标法规定，申请商标不得侵害他人在先权利，该“在先权利”的起算点应在争议商标申请日前，对于权利人在争议商标申请后才注册、使用其字号的，其字号权无法对抗争议商标的注册。 如宝武商标案中国家知识产权局认为“原异议人‘宝武’作为其商号的登记时间（2016年9月29日）晚于被异议商标的申请日（2016年7月4日），故原异议人主张被异议商标的申请注册侵犯了其在先商号权缺乏事实依据，我局不予支持”。 [5]

• 未在争议商标指定的相同或类似商品（服务）上使用。

  部分争议商标与在先字号权利人所在行业不同，此时在先字号权利人很难举证其字号已在争议商标相同或类似的商品上使用。 在“阿里巴巴”商标无效宣告案中，杭州阿里巴巴广告有限公司举证了其与阿里巴巴集团关联关系、阿里巴巴品牌的媒体报道、广告合同、荣誉等证据，国家知识产权局仍然认为未能证明在争议商标申请日前，在与争议商标核定商品相同或类似的商品上使用了与争议商标相同或近似的字号“阿里巴巴”。 [6] 不难理解，阿里巴巴公司主要提供互联网相关服务，并未在争议商标指定的第18类箱包、雨伞相关商品上使用该字号。 因此，对于需提出跨类异议、无效宣告的权利人，应优先考虑以在先商标、或驰名商标主张在先权利。

• 未能证明在先字号具有一定影响力。

  值得注意的是，部分权利人将字号也注册为商标，这种情况下，通常在异议、无效宣告相关申请文书中，权利人既主张商标权又主张字号权，应注意加强字号的知名度证据，避免证据被认为仅指向商标的使用。

  主张字号权的知名度证据主要为在商业活动中使用企业名称场景的证据，如企业最早使用字号的合同和发票、广告宣传、企业荣誉、经营数据、行业地位、参展记录等证据。 仅提供带有注册商标的产品、销售证据，通常会被认定为属于商标使用证据，而非字号使用证据。 “洲明”商标无效宣告案中，国家知识产权局认为“申请人提交证据多指向商标的使用，少有指向字号知名度的内容，不足以证明其‘洲明’字号于争议商标申请注册日之前已经使用宣传具有了一定知名度，从而使相关公众易将争议商标与之字号相混淆误认，进而致使其字号权利益受到损害。 故本案难以认定争议商标构成对申请人现有在先字号权的损害”。 [7]

3．行政机关已根据其他条款保护了申请人的权益，不再对字号权予以审理。

部分案件中，国家知识产权局在争议商标的首次裁文中认定争议商标的注册申请侵犯在先权利人的字号权，而在复审裁文却对侵犯字号权部分不再评价。

如商评字[2022]第0000132480号《关于第25346264号“海德鲁”商标不予注册复审决定书》提到，原异议决定书已认定“在被异议商标申请注册前，原异议人已将‘海德鲁’作为商号在金属行业特别是建筑金属系统使用并已具有一定影响。 被异议商标文字与原异议人商号完全相同，被异议商标使用于指定商品上，易使消费者将其与原异议人商号相联系，进而对商品来源产生误认，从而损害原异议人在先商号权。 故被异议商标的注册违反《商标法》第三十二条‘申请注册商标不得损害他人现有的在先权利’之规定”。 然而在复审中，国家知识产权局提出： “鉴于我局已依据《商标法》第三十条的规定对申请人的权益予以保护，在此情况下被异议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条‘损害他人现有的在先权利’的规定我局不再予以审理。 ”

其合理性在于行政机关基于效率原则将成本最小化，异议申请人或无效宣告申请人的目的均是阻止或无效争议商标的注册，在其他权利基础已经可以依法实现其目的时，不再需要将行政资源使用在评价争议商标是否侵犯在先字号权的问题上。

除了相对理由，在先字号权人也可结合争议商标情况以绝对理由对争议商标发起打击。 《商标法》第三十三条规定的异议事由、第四十四条无效宣告的事由中，涉及两种与字号相关的情形，即，违反第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”或构成“其他不正当手段取得注册”。

《指南》明确了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为； 而“其他不正当手段取得注册”指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公用资源或者谋取不正当利益，以使注册商标获准注册的行为。 [8]因此，这两种情形规制的是损害公共利益的行为，而非损害特定主体合法权益的行为。

《指南》进一步明确“大量申请注册与他人企业字号、企业名称简称、电商名称、域名、有一定影响的商品名称、包装、装潢、他人知名并产生识别性的广告语、外观设计等商业标识相同或近似标志的”属于第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，而系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称等近似的属于“以其他不正当手段取得”的情形。

与前述以相对理由主张在先字号权不同的是，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”与“其他不正当手段取得注册”的审理中，对争议商标与在先字号的近似度不要求达到“相同”或“基本相同”，满足近似亦属于该条款的规制范围。 并且，争议商标无需在与字号权利人所在行业相同或近似商品（服务）上申请、使用。

因此，字号权利人需举证争议商标申请人大量申请注册与他人具有一定知名度的商标、企业名称等相同或近似的标志，扰乱商标注册秩序，损害公共利益。 应重点结合争议商标申请人的基本情况、申请人商标申请数量、商标注册申请标志的具体构成、商标实际使用情况，以及申请人在先是否存在商标恶意注册、是否具有大量转让出售商标等牟取不正当利益的行为等内容判断，如，争议商标超出申请人的经营范围、行业领域[9]，申请人短时间内大量申请注册商标、超出正常生产经营的需要[10]等。

商标法下以相对理由提起的异议、无效宣告程序，只适用于损害特定民事权益的情形，而以绝对理由提起的相应程序，应以损害公共利益为前提。

综合在先字号权在商标异议、无效宣告实务中的裁判规则，在先字号权利人对在后商标的提出异议、无效宣告的等行政程序时，应分别考虑以下几点：

基于相对理由主张字号权时，在先权利人应早于争议商标的申请日注册、使用其字号，且其字号应具有显著性。 并且，在先权利人的字号应具有一定影响力。 尤其需要注意，争议商标应与在先权利人的字号完全相同，或达到基本相同的近似程度。 以及，在先权利人应在与争议商标指定的相同或类似商品（服务）上使用其字号，易引起混淆误认。